La resurrección de la Ley de Propiedad Industrial, nuevamente en plena vigencia, revive situaciones jurídicas que habían sido superadas por las decisiones Nº 311, 313, 344 y 486 del Pacto Subregional Andino.

En esta oportunidad, nos referiremos a la pérdida o extinción de la prioridad previstas en los artículos 61 y 75 de la referida ley.

Previamente, quisiera mencionar la falta de técnica legislativa en el uso de las palabras “prelación” (utilizada en los artículos 11 y 74 de la ley) y “prioridad” (mencionada en los artículos 61 y 75).

Prelación es la antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra, con la cual se compara. Mientras que prioridad es la anterioridad de una cosa con respecto de otra, o en el tiempo o en el orden.

En ambos casos, existe un factor de precedencia de una cosa con respecto a otra. La prelación o prioridad simplemente tienen como fin determinar que es anterior en el asunto o negocio que se trata.

Tradicionalmente, el término usado en otras leyes es prioridad. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 (Gaceta Oficial Nº 4.882 Extraordinario del 30 de marzo de 1995), artículo 4, A.1 acuerda un derecho de prioridad para quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de marca de fábrica o de comercio.

Según la Ley de Propiedad Industrial venezolana, quien haya obtenido una patente en el exterior tendrá prelación para obtenerla también en Venezuela (art. 11). El término prelación se usa también en el artículo 74 eiusdem que dice: “Para los efectos de prelación en el registro, el Registrador de la Propiedad Industrial estampará una nota al pie de cada solicitud de registro haciendo constar la fecha y hora de la presentación”.

Pero el término de extinción de prioridad (arts. 61 y 75) adopta un significado diferente, puesto que la ley dispone que no se extinguirá la fecha de la presentación en el caso de devolución de una solicitud de patente (art. 61) o de una marca (art. 75), si se consigna nuevamente la solicitud dentro del plazo de 30 días a partir de la devolución de la solicitud, una vez efectuadas las correcciones ordenadas por la oficina de registro.

Si el solicitante no cumple dentro del plazo con las correcciones solicitadas, la oficina de registro declara extinguida la prioridad y finaliza el trámite, dando oportunidad de recurrir. Se asimila así la extinción de la prioridad al desistimiento, negativa o renuncia a la solicitud, poniendo fin al proceso.

En realidad, el solicitante no ha renunciado a la solicitud ni desistido del procedimiento, y la oficina registral no puede asumir hechos o decidir sobre acciones que no se han producido.
Existe una circunstancia cierta: la solicitud ha perdido la prioridad que tenía anteriormente, puesto que se ha extinguido como consecuencia de no haber sido contestada tempestivamente la devolución de la solicitud.

Pero, ¿se ha extinguido absolutamente la prioridad? No, solo la que tenía para el momento en que la solicitud que fue devuelta para que se le efectuaran correcciones, las cuales no fueron realizadas tempestivamente por el solicitante. De hecho, la ley no habla de una pérdida o extinción absoluta de la prioridad.

Hemos conocido que la prioridad, por definición, es una antelación o preferencia con respecto a otra cosa, en el tiempo o en el orden. Por tanto, la pérdida de la prioridad es un hecho relativo, y solo acontece con respecto a las solicitudes depositadas con posterioridad a aquellas cuya primera prioridad se declara extinguida.

El Registro de la Propiedad Industrial acostumbra a publicar resoluciones cuyo contenido es el siguiente: “Vista las solicitudes de marcas comerciales, denominaciones comerciales y lemas comerciales que a continuación se especifican y por cuanto los interesados no cumplieron con los requisitos contenidos en el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, y en concordancia con el artículo 75 de la Ley de Propiedad Industrial este despacho declara la Prioridad Extinguida”.

“Se notifica a los interesados que podrán ejercer contra el presente acto administrativo el recurso de reconsideración por ante este despacho dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de publicación del Boletín de la Propiedad Industrial de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Publíquese”.

El artículo 94 referido establece la posibilidad de recurrir ante el funcionario que dictó el acto administrativo, solicitando su revisión. La resolución que el registro dicta en estos casos pone fin al procedimiento administrativo de la solicitud respectiva. Pero, repetimos, el solicitante no desistió de su solicitud, ni esta fue negada ni tampoco dejó de contestarse una oposición o se dejaron de pagar los impuestos de registro.

Estas son las únicas formas por las que la registradora puede poner fin al proceso administrativo, según dispone la Ley de Propiedad Industrial. No existen otras. Son taxativas. La ciudadana registradora está poniendo fin a un procedimiento sin que exista una norma legal que lo establezca.

Por el contrario, existen normas procesales civiles que contemplan los casos en que el funcionario no actúe conforme a derecho.

Así, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 313, expresa: “Se declarará con lugar el recurso de casación: 2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente…”. Los actos ejecutados contra lo dispuesto por la ley o sin base legal son nulos y no admiten composición, puesto que son quebrantamientos de fondo.

En el caso de la finalización del proceso por extinción de la prioridad, la registradora está concluyendo un proceso en forma arbitraria, ya que ninguna norma legal la autoriza para tan excesiva consecuencia. ¿Qué conlleva realmente la pérdida o extinción de la prioridad? Puesto que la prioridad o prelación es en relación a las solicitudes posteriormente presentadas, todas ellas se tornaron anteriores a la devuelta y cuya primera prioridad se extinguió.

Si el solicitante recompone su situación procesal y vuelve a reproducir la solicitud (art. 75), o bien a consignarla nuevamente (art. 61), se producirá el nacimiento de la nueva prioridad que contará a partir de la fecha de reingreso de la solicitud, aun cuando sea luego del lapso de 30 días, puesto que la que se extinguió fue la prioridad original, no la solicitud de registro, ya que no lo dispone ninguna norma del derecho positivo. Extinguir la solicitud sería exceso de actividad de la registradora y causal de recurso de casación.

Así, al reingresarse la solicitud no tempestivamente, es decir, fuera de los lapsos legalmente pautados, puede ser rechazada por los antecedentes que pudieran existir entre la fecha de la prioridad original que se extinguió y la nueva prioridad generada por el reingreso posterior. De tal manera que la petición de registro de una marca podría ser denegada por el parecido que guarde con alguna otra marca solicitada luego de la prioridad original, que fue extinguida, y la nueva prioridad que se produce al consignar o reproducir la solicitud con las modificaciones que el despacho registral había solicitado.

Pero si ese ínterin no hubiera sido presentada ninguna solicitud que pudiera interferir, la solicitud con la nueva prioridad podrá continuar su trámite, cumplir con las publicaciones de ley, concedida y, en definitiva, registrada.

Igualmente, puede presentarse la hipótesis procesal de que, publicada la solicitud de una marca, algún tercero la oposite.

El solicitante puede efectuar modificaciones en su solicitud, por ejemplo, incorporar un diseño que el opositor acepte, ordenándose una nueva publicación (art. 78 eiusdem). ¿Desde cuándo nace la prioridad sobre el diseño? Evidentemente, desde que fue incorporado a la solicitud, no antes.

Por tanto, el diseño incorporado a la marca anteriormente presentada puede ser objeto de oposición por parte de peticiones depositadas con posterioridad a la solicitud marcaria original, pero anteriores a la incorporación del diseño, sobre el cual tendrían prioridad.

En resumen, son de destacar los siguientes puntos en relación con la prioridad estimados en la Ley de Propiedad Industrial: